伪造并不真实存在的技术方案、明知为现存技术或现有设计、故意侵犯他人技术秘密并申请专利以及违反保密审查义务在外国申请专利后又在中国国内申请专利等四种行为是典型的专利权恶意取得行为。依据这一些行为所侵害的法益为公共利益或是特定第三人利益可以将其分为无效的专利权恶意取得行为与可撤销的专利权恶意取得行为。对于前者任何单位或个人都可以向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效对于后者只能由利益受损的特定第三人主张撤销原授权决定并请求变更权利归属。专利权恶意取得行为的规制既需要司法机关在个案中层层把关、细致甄别又需要行政审查机关注重源头治理、加强事后惩戒形成协同治理体系。

  新中国成立以来专利发展历经了“从无到有”和“从有到大”两个阶段目前正步入“从大到强”的新阶段。新的发展阶段民众专利意识普遍觉醒专利技术逐渐融入经济社会并支撑综合国力的日益提升。据国家知识产权局统计截至2023年11月中国本土专利权人拥有的有效专利总量已达19,110,715件其中发明专利4,032,342件实用新型专利11,996,871件外观设计专利3,081,502件。在专利申请层面2019年至今中国通过《专利合作条约》PCT提起的国际专利申请量排名持续世界第一2022年我国国家知识产权局以1,619,268件的全球发明专利申请受理量位居世界第一在全世界内更是以46.8%的占比遥遥领先于第二名美国的17.2%。

  客观上看我国专利申请量与授权量的快速地增长确切显现出我国已然步入全球知识产权大国阵列正在向知识产权强国迈进的积极态势。但实践中部分市场主体以违法或者不正当手段向专利行政部门提交专利申请并获得授权即“恶意取得专利权”行为的数量仍然较多不容忽视。这些专利申请或是不满足专利授权程序关于新颖性与创造性的客观要求申请授权的专利技术并无任何推动科学技术进步与经济发展的实际价值或是虽具备技术层面的创新性但获权手段不正当对公平竞争秩序造成妨碍与破坏更有甚者以虚构实验数据、编造技术效果等弄虚作假的手段扰乱专利保护与创新生态。上述行为妨碍了中国专利事业逐步发展壮大和知识产权强国建设的战略转换在专利法框架下应当予以否定性评价。无独有偶我国2023年修订的《专利法细则》以下简称《细则》在“总则”部分新增“诚实信用”条款强调“提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础不得弄虚作假”。该条款的设立为有效遏制专利权恶意取得行为提供了基础性指导。

  那么何谓“专利权恶意取得”或称“恶意取得专利权”呢根据《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》京高法发〔2013〕301号第114条的定义恶意取得专利权是指“将明知不应当获得专利保护的发明创造故意采取规避法律或者不正当手段获得了专利权其目的是获得不正当利益或制止他人的正当实施行为”。这一定义从专利申请者的主观意志与客观手段两个维度对专利权恶意取得行为予以界定。在主观意志方面更是同时强调了专利申请者的“认识”明知明知发明创造不适格与“意思”明知积极追求非适格专利权的取得并促成目的实现。实践中我国司法机关在个案审判中已开始明确对待此类问题的态度但国内理论界尚缺乏针对专利权恶意取得行为系统而深入的研究。本文将结合民法领域的法律行为理论对实践中出现的专利权恶意取得行为予以类型化分析其行为性质并提出对应的规制路径和方法。

  参照《专利法》《细则》以及《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》的有关法律法规结合实践经验可以对专利权恶意取得行为按照不同的标准做分类。例如根据是否虚构技术事实可大致分为虚构伪造技术事实的行为和技术事实真实存在但不宜获权的行为根据行为损害的保密利益的性质可大致分为损害国家保密利益的行为、损害他人保密利益的行为和不损害保密利益的行为根据不当挪用的技术方案是否为本国技术能分为以域外技术为基础形成技术方案的行为和以本国技术为基础形成技术方案的行为。

  综合上述分类标准本文归纳出以下四种较为典型的专利权恶意取得行为。

  作为现代专利制度赖以建立的支柱性理论专利契约论认为专利实质上应被看作发明人与社会公众之间订立的契约。专利权人通过订立契约获得专利权这一契约利益须承担通过说明书等方式充分公开其技术内涵的义务而公众虽须承担尊重专利权的义务却能以享受说明书公开带来的知识增量这一广泛的公共利益作为有利的交换条件。由此可见只有申请专利的技术线c;且与现有技术或者现有设计之间界限明晰普通公众才能真正从中收获知识增量进而提高社会整体的创新能力实现促进科学技术进步和经济社会发展的目标。

  以编造实验数据、虚构技术效果等手段使技术方案看似满足专利法的授权条件并以此取得专利权的行为不仅浪费专利行政部门有限的公共审查资源也无益于国家科技进步与社会发展更是对以“诚信守法”为基石的公民社会和法治秩序的巨大挑战。如前所述这种“弄虚作假”的专利申请行为同样是《实施细则》引入的“诚实信用”条款所要重点规制的对象。一旦所谓的“专利权人”将此类恶意取得的专利权进行转让或许可甚至以此对本不侵权的市场主体提起诉讼以谋取不正当利益社会各方势必投入更多的资源以应对恶意诉讼、否定该“问题专利”的有效性。如此一来不仅扰乱创新环境扭曲专利制度阻碍专利制度的长远发展更难以在专利领域树立起诚信申请、正当行权的正确理念。因此对此类行为应当从根本上予以否定。

  现有技术或现有设计是指专利申请日以前因公开而在国内外为公众所知的技术或者设计。一般来说这种为公众所知的公开可大致分为使用公开和文献公开两类。实践中以特定专利权下的具体技术方案构成现存技术或现有设计作为侵权抗辩事由或者请求宣告相应专利权无效理由的情形比较多见。其中以下几类行为主观恶意明显社会危害性较大属于典型的专利权恶意取得行为。

  在悠久的历史变迁过程中不同地区因其社会文化与风土人情的差异在各自的地域范围内形成了一些极具特色的技术制品例如景德镇的陶瓷制艺。这些制品从古至今已有无数的商家制造和生产在市面上也广为流通已经变为社会公众公知、公用甚至司空见惯的物品。该制品所内含的技术方案在历史上可能从未有人依据《专利法》将其申请为专利甚至可能未记载在任何文献中但这并非他人能够将其申请为专利以获得独占性权利的理由。此举既不符合《专利法》关于新颖性的要求也会扰乱特定地区正常的商业竞争格局在不合理地赋予“专利权人”恶意寻租空间的同时加剧了社会公众对专利机制的质疑与不信任不应当得到支持。

  例如在安吉县雪强竹木制品有限公司以下简称雪强公司与许某某侵权纠纷案中被告许某某曾将其生产的竹地毯向国家知识产权局申请外观设计专利并获得授权后其向法院指控原告雪强公司生产的竹地毯侵犯其专利权并要求赔偿。原告雪强公司两度向原国家知识产权局专利复审委员会请求宣告许某某所享有的外观设计专利权无效并最终获得支持后其作为原告起诉认为许某某利用《专利法》对授予外观设计专利权不经实质审查的制度将竹地毯这类国内生产和销售、使用多年的传统产品申请外观设计专利并恶意行权主观过错明显。

  需要关注的是将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请为专利的行为某些情形在我国曾一度被定性为合法。在2008年《专利法》修改之前除在国内外公开发表与抵触申请两种公开形式之外我国《专利法》对于新颖性仅要求其未在“国内”公开使用过或者以其他方式为公众所知即可。这就意味着未在任何公开出版物上记载且仅在国外使用过或以其他方式为公众所知的技术方案在我国可以通过新颖性要件的测试具有最终获得专利授权的可能。该审查标准即为我国专利法一度采用的“相对新颖性”标准。

  “相对新颖性”标准在当时为立法者所接受基于鼓励引进域外先进技术的迫切需要以及技术新颖性检索认定能力不足等因素具有合理性。随着我国自主创新意识的提升与专利行政部门新颖性判定能力的显著加强以“绝对新颖性”标准取代“相对新颖性”标准亦为必然。在这一背景转换下立法者无疑需要回答另一个问题2008年《专利法》修改之前将域外某地区广为制造或使用的产品在我国申请专利而取得的专利权现在应如何处置其法律效力问题后文再述。

  作为“农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求”为了能够持续“提升产品和服务质量促进科学技术进步”“提高经济社会持续健康发展水平”技术标准显然应将体现最新技术成果的专利技术吸纳其中。在某项国家层面或具体行业领域的技术标准开始推行之后无论是遵从公共管理秩序的需要还是出于更快地适应市场交易新规则的效率性考量各市场主体必然会积极利用标准所列明的各项技术以实现其产品或服务与标准要求的内在统一。由此可见标准项下的专利技术虽仍不减私权属性但一旦被纳入标准则其将同时具备较强的公共性质。如若他人通过不正当手段将标准中的技术不合理地申请为自己的专利将会为所谓的“专利权人”增添不合理的竞争优势从而扰乱自由竞争的市场秩序增加新一轮技术研发与产业革命的社会成本。

  司法实践中将申请日以前的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利的行为属于专利权恶意取得行为。此种情形下鉴于技术标准中的技术方案已经公之于众如果有人将相应的技术方案不加改动或仅作语义表述上的简单替换后便提起专利申请显然不符合《专利法》关于新颖性与创造性的要求。例如在被称为我国专利领域恶意诉讼第一案的袁利中诉扬中市通发气动阀门执行器厂等专利侵权纠纷案中原告袁利中作为阀门制造加工行业从业多年的专业人士在应当了解1999年GBT-8464-1998《水暖用内螺纹连接阀门》国家标准已经实施这一客观事实的情况下仍然将该标准中早已充分披露的技术方案申请为ZL01204954.9号“消防用球阀”实用新型专利继而控告市场中的其他主体侵犯其专利权。借助如此手段获取的专利权不仅没有任何新的技术贡献反而还会“将无辜的被告拖入专利侵权诉讼、专利行政诉讼等诉讼漩涡干扰其正常的生产经营活动”。

  专利权具有地域性某一技术方案经过外国专利审查部门审查授权之后在未向中国专利行政部门提起申请并获得授权的情况下该技术方案在中国并不当然地获得保护。从新颖性角度来看鉴于该技术方案已经通过外国专利审查部门公布的申请文件实现了全球公开若申请人所在国与我国并无共同参与的国际条约或彼此间的双边协定该技术方案的创造者在我国申请专利授权我国专利行政部门本应驳回申请。但是由于各国的专利审查程序差异及地域阻隔的客观存在若一概将此类申请认定为丧失新颖性对于全球科研人员及研发企业的正当授权需求及战略布局规划而言并不公平。为了有效化解申请人在全球各国寻求专利授权的需要与专利申请的新颖性要求之间的潜在冲突在共同的法律协定框架下外国优先权制度应运而生。

  放任套用他人在外国申请专利时公开的技术方案并在中国申请专利的行为等于变相鼓励本国境内的市场主体将域外科研人员辛苦创造的劳动成果占为己有。这既会助长研究领域的怠惰之风也有碍我国对外开放、引资引智战略目标的实现。倘若国内企业为了不正当地削弱外国竞争对手的技术优势在取得此类专利权之后又恶意放弃使其在我国进入公有领域而无法回归真正的权利主体所有长此以往终将损及中国的国际形象让其他国家对中国参与全球知识产权治理的理念与态度有所顾忌不利于我国专利事业的长远发展。

  三以故意侵犯他人技术秘密形成的技术方案申请专利

  在商业交易实践中针对技术研发团队辛苦创造的新型技术方案技术成果所有者既可以选择向国家专利行政部门提起申请以技术细节的公开换取国家对新技术方案的独占性保护也可以选择将其作为技术秘密保护起来即在满足秘密性、价值性以及实用性三大构成要件的基础上在反不正当竞争法的框架下以商业秘密的形式获得相应保护。对于上述两种保护模式私权主体具有自主决定权可以根据实际经营需要灵活选择。若放任他人将其技术秘密非法获取后申请为专利不仅有违诚实信用原则——不允许以损害他人合法权益为代价获取利益的内在要求危及正常的市场竞争秩序而且间接干扰了市场主体拣选技术成果保护方式的自由选择权严重损害技术研发群体的市场信心。对此应该充分发挥《专利法》与《反不正当竞争法》的制度功能坚决遏制和打击此类行为。

  例如在艾默生电气珠海有限公司以下简称艾默生公司诉深圳市艾阿尔电气有限公司专利权权属纠纷案中被告深圳市艾阿尔电气有限公司的创始人林某与第三人王某先前均曾任职于原告艾默生公司可以接触到艾默生公司所享技术成果“热熔断器冲压装置”的具体方案与图纸且在原告处任职期间与原告签订了《员工专利和保密资料协议书》对工作期间接触到的商业秘密和保密资料包括热熔断器冲压装置技术方案负有保密义务。但两人离职并加入被告公司后在未经许可的情况下将原告“热熔断器冲压装置”的技术秘密申请为实用新型专利并获得授权。此举“并非是基于诚实劳动而获利而是攫取他人在先取得的成果属于典型的不劳而获行为”。法院最终支持了原告艾默生公司的诉讼请求判令涉案实用新型专利归原告所有。

  另有一种故意将他人技术秘密申请为专利的行为需要特别指出即国家标准、行业标准等技术标准的制定参与人将在上述标准的起草、制定等过程中明确知悉的他人技术方案申请专利并取得专利权的行为。在标准的制定过程中基于对合作各方的信任参与人可能会对内披露尚未向社会公开的关键技术。他人抢先将该技术申请专利并获得授权的行为既是对线;发明创造者劳动成果的公然剽窃也违背了《专利法》和《实施细则》所倡导的诚实信用原则更会有损市场主体后续披露非公开的核心技术以推动标准进步的积极性最终将产生连锁负面效应。例如在朱江蓉诉山东省惠诺药业有限公司侵害发明专利权纠纷案中面对原告朱江蓉提出的侵权诉讼请求被告惠诺药业有限公司抗辩原告在明确知悉涉案专利的技术方案为被告正在申请和待批准的国家标准的情况下作为合作研发人员利用其优势地位和时间差将相关技术申请为专利并利用其与国家药典委员会直接沟通和申报的优势在申请专利之后将被告申请标准中的技术方案修改为与原告申请专利的技术方案完全相同由此构成恶意取得专利权。

  四违反保密审查义务在外国申请专利后又在国内申请专利

  《专利法》第19条是我国专利制度中的“保密审查”条款。该条规定涉及国家保密利益是法律对专利申请人就其境内完成的发明创造明确设定的国内保密审查义务。这一条款一直处于“半休眠”的状态。但是国家知识产权局公布的2022年度专利复审无效十大案件中“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”实用新型专利权无效宣告请求案引起了专利实务界的高度重视。该案是我国专利法引入“保密审查”条款之后以违反保密审查义务为由宣告专利权无效的典型案件。此次《实施细则》第9条还缩短了保密审查的具体期限。

  权利人将其在国内研发的技术方案逃避保密审查义务在国外申请专利后又在中国申请专利的无论其技术方案是否满足新颖性、创造性和实用性以下简称“三性”等授权条件都应当将此种行为认定为专利权恶意取得的类型之一。事实上为获得专利授权此时专利申请人往往会在申请递交过程中将其域外专利“改头换面”或者以其他不正当手段欺瞒专利行政部门其行为显然同时违反了“诚实信用”条款。正如负责审理上述无效宣告请求案的审查员合议组所言该案的示范作用在于表明“在国内完成的发明创造专利申请人拟向国外申请专利的应当向国家知识产权局提交保密审查这是专利申请人的法定义务未履行该义务将产生失权的法律后果”。

  专利法上的这种保密审查义务其实只是一种行为义务并不涉及专利技术之实质。换言之该项专利所涉及的实质性技术是否涉及国家安全或者重大公共利益并非无效审查的关注点。诚然事关国家安全或者重大公共利益的核心技术其具体技术细节往往属于国家秘密。若当事人违反相应的保守国家秘密的义务则有可能触犯相应的行政规范或者刑事规范须承担相应的行政责任或者刑事责任。

  1992年《专利法》第一次修改时曾经增设了专利权撤销请求程序与无效宣告程序加以区分和并列。二者的区别主要在于请求专利行政部门撤销某专利权的时限应“自专利局公告授予专利权之日起六个月内”请求专利行政部门宣告某专利权无效的时限则在“自专利局公告授予专利权之日起满六个月后”。两类程序的启动均以“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的”为由。

  撤销请求程序的出台原本是在顺应国际趋势取消专利授权前的异议程序的情况下为了纠正专利授权中可能出现的失误而增设。但是由于撤销请求程序与无效宣告程序二者的事后功能相同均为纠正专利行政部门的不当授权在无效宣告程序之外单独增设撤销请求程序且仅以启动时段作为区分依据似有叠床架屋之嫌。此后学界对撤销请求程序的设立多持怀疑态度。该种意见最终为立法者所采纳。2000年《专利法》第二次修改时为了进一步简化程序避免因程序重复导致专利权长期处于不稳定状态仅保留了无效宣告程序并取消了撤销请求程序。这一立法体例延续至今。

  1992年《专利法》增设的撤销请求程序之所以未能发挥应有的作用关键在于没有正确认识到区分无效与可撤销两类法律行为的意义。对于专利权恶意取得这一非正常现象从准确把握法律行为的性质并加以规范的角度来看本文认为有必要以专利法的立法基础为起点结合民法的基本理论再度探讨无效行为与可撤销行为的划分在专利法上的应有之义。

  当前各国专利制度的运行模式基本趋于统一技术方案的创造者将其希望获得专利授权的技术方案向专利行政部门提起申请其在申请文件中必须充分公开技术方案的具体细节确保所属技术领域的普通技术人员能够顺利实施专利行政部门在收到申请人的申请文件后经由形式审查、初步审定并公告、实质审查、授权公告等诸般程序最终决定是否授予申请人以专利权。

  与专利权的转让、许可等交易形态主要发生在私人主体之间有所不同从专利“申请—审查—授权”的全过程来分析表面上看围绕专利权的形成所产生的权利义务关系发生在申请人与专利行政部门之间。以这一角度界定专利权获取行为的性质专利权的授予似乎应当被视为国家公权力对专利领域社会秩序的调整与干预专利行政部门与申请人之间仅存在公共层面的管理与被管理的关系。该结论固然可以解释专利行政部门为何能够基于国家利益驳回专利申请人的非适格申请却无法回答为何社会公众能够在专利已获授权之后享有向专利行政部门请求宣告专利权无效的权利。事实上在专利“申请—审查—授权”过程的背后是申请人获得技术方案的事实及其行为基础。如果这一事实及其行为基础存在瑕疵专利权作为私权的取得基础便丧失了。从这一角度来看其深层逻辑涉及民法中的法律行为理论。

  作为调整平等主体之间权利义务关系的部门法民法以私权自决、意思自治作为其底层逻辑和基本准则。在不违背法律强制性规定和社会善良风俗的前提下每一个体相互之间有权自行创设不同类型的民事权利义务关系法律予以尊重并加以保护。创设民事权利义务关系的一种主要方式便是法律行为法律行为系以发生私法上效果的意思表示为要素的行为。意思表示即向外部表明意欲发生一定私法上法律效果之意思的行为是法律行为区别于其他法律事实的关键点。

  本文认为以法律行为理论的视角看待专利权的取得与专利契约论的内在逻辑并不矛盾甚至彼此兼容。专利“申请—审查—授权”的全流程可以被视作专利申请主体与社会公众双方之间各自作出意思表示、从磋商到取得一致的过程即就专利授权问题所形成的双方法律行为契约。

  首先专利法对专利权下的特定技术方案施加保护的立法意旨以及设置的相应保护机制可以类比为该法背后的社会公众向潜在的创新主体发出的要约邀请意在鼓励创新主体积极申请专利以授予可获法律保护、可进行市场交易的独占性权利为手段来影响创新主体是否公开其技术成果的决策。

  其次潜在专利申请人在了解专利法的有关内容后可以自行决定是否将其技术成果申请为专利即是否向社会公众发出要约。鉴于专利申请的审查工作专业性强且社会公众与潜在专利申请者皆难以计数故在全球范围内专利申请的受理及审查授权等工作均由国家依法建立的专利行政部门开展。专利行政部门受社会公众的委托代表社会公众的共同意志与利益同专利申请人进行对话。其与社会公众之间形成的法律关系类似于委托代理人与被代理人之间的关系。此时专利行政部门作为专利申请人要约的直接相对方需要在形式与实质两个层面仔细审查申请人的文件是否符合专利制度的规范要求。

  最后如果专利行政部门经审查确认申请人的技术方案符合专利授权的要求其将代表社会公众做出承诺以授予专利权的方式回应专利申请人的要约。此时双方的意思表示取得一致契约达成。在该特定契约中作为契约真正一方的社会公众以尊重专利权这一法律义务为代价换取专利权人向社会贡献的技术增量从而享受科学技术进步带来的利益与福祉专利权人在获取独占性权利所带来的经济利益与积极社会评价的同时自应满足专利技术的“三性”要求履行技术公开的充分性以及获取技术手段的正当性等一系列义务以保障契约的有效履行。

  二专利权恶意取得行为之可撤销与无效形态的区分

  法律行为即意在设立、变更、终止某一民事法律关系的行为对民事行为主体而言一般产生相应的法律效力。但是如果行为人的意思表示存在瑕疵那么就不一定会发生其预期的法律效力。由此产生可撤销法律行为与无效法律行为两种类型。致使法律行为绝对无效的理由均与国家强制性法律规范有关或是对判断能力欠缺之人的强制保护或是事关社会秩序而不允许他人以私人意志损害公共利益。而致使法律行为可撤销的理由则通常涉及对当事人意思自由的维护确保当事人的意思表示真实而不被自身疏误及欺诈、胁迫等内外部因素所干扰。

  法律行为理论视域下在专利契约论中专利权人获得授权是其通过与社会公众订立契约所获得的权利。专利法关于专利授权条件的种种要求可视为该格式合同所确立的诸项义务性条款。基于这一视角进行观察专利“申请—审查—授权”的全过程表面上为国家赋权实质上则是申请人的技术方案之创新为专利行政部门所认可的过程。故而专利权恶意取得行为之本质在于申请人在技术方案创新及获权过程中的不正当手段使专利行政部门陷入意思表示瑕疵由此导致授权行为无效或者可撤销。

  结合民法基本理论与专利法原理本文认为如果专利申请人的行为直接使国家利益或者社会公共利益受到损害那么遵照《民法典》违反强制性规定及公序良俗的民事法律行为效力条款的立法精神在“恶意”得到证明后任何单位或者个人都可以向专利行政部门请求宣告此类专利权无效如果专利申请人恶意取得专利权行为的直接损害对象仅为特定第三人的合法权益鉴于争议专利技术本身可能并不存在瑕疵授予专利权系专利行政部门受专利申请人欺诈而陷入意思表示错误所致为专利权的稳定性与对第三人合法权益的维护须由该特定第三人在固定期限内向专利行政部门提出请求方能引起原专利授权决定被撤销、相应专利权权属出现变动等法律后果。

  综上所述无效与可撤销形态区分理论在专利法领域的适用只有以专利申请人的获权行为侵犯公共利益抑或特定主体利益作为立论基础才具备探讨的价值。此时权利自始无效与可因撤销而无效皆由其法律性质上的差异所致。从这一角度来说1992年《专利法》将撤销请求程序与无效宣告程序并列的立法范式具备民事法律行为的理论基础。至于具体的规则设计是否合理则是另外的问题。

  以前述理论为依据本文第一部分列举的各类专利权恶意取得行为可分类如下。

  对于前述第三种类型的专利权恶意取得行为即以故意侵犯他人技术秘密形成的技术方案包括但不限于国家标准、行业标准等技术标准的制定参与人在标准起草、制定等过程中明确知悉的他人技术方案申请专利并获得授权的行为在其专利申请文件不存在形式瑕疵、技术方案本身不乏创新价值且专利行政部门与社会公众通常难以甄别申请人是否为实际的发明创造者的情况下以技术方案为申请人之外的主体实际所有为由径直请求宣告专利权无效似有不妥。这种做法对于真正的权利主体而言其合法利益亦未获得有效的保障原因在于专利权被宣告无效之后基于专利申请授权过程中技术方案已然公开的事实原本真正的权利主体也无法获得应有的法律保护。由此可见虽然《细则》已将违背诚实信用原则的专利申请列为宣告专利权无效的法定事由之一但《专利法》第45条允许“任何单位或者个人”可以该事由为理据提起无效宣告请求在主体范围上似乎失之过宽。

  鉴于专利申请人盗用他人技术成果提交专利申请并获得授权的行为本质上系以违反诚实信用原则欺骗专利行政部门使特定第三人的合法权益受到损害的侵权行为该特定主体可以通过特定程序如行政调解、行政裁决或者司法诉讼等请求确认其为线c;在此基础上再请求专利行政部门办理专利权移转手续。这一做法相当于撤销原有的专利授权决定将技术方案的真正发明创造者变更为专利权人。故此类行为应当归类于可撤销的专利权恶意取得行为。

  对于前述第一种类型的专利权恶意取得行为即以编造实验数据、虚构技术效果等手段使技术方案表面上满足专利法的授权条件并取得专利权的行为其技术方案本身为无根之木并不存在或者未能实现专利说明书中所声明的技术效果。此类技术方案既未在技术上取得实质性效果与进步也不能在制造或使用后产生积极功效本就无法通过创造性与实用性的审查。尽管该技术方案可能具有新颖性但申请人不仅未能履行充分公开技术细节的法定义务甚至还伪造数据或虚构技术效果。从专利契约论的角度观之此时申请人的行为显然构成“履行不能的根本违约”。在该种根本违约中因申请人的恶意行为致使专利机制失灵合同目的落空其行为具有可归责性。此时专利行政部门自得“解除权”应撤销其授权决定宣告专利权无效。因此该类专利权恶意取得行为应当归类于无效行为。

  对于前述第二种类型的专利权恶意取得行为即明知为现存技术或现有设计并申请专利的行为包括以某一地区广为制造或使用的产品申请专利、以技术标准中的技术方案申请专利、照搬外国在先公开的专利申请文件在国内申请专利显然不满足专利法上新颖性要件关于被授权技术不属于现有技术或现有设计的要求。允许此类技术方案取得专利权将会无端增加全社会自由利用现有技术的经济成本妨碍创新与公平竞争秩序浪费宝贵的审查资源。因此该类专利权恶意取得行为应当归类于无效行为。

  对于前述第四种类型的专利权恶意取得行为即权利人将其在国内研发的技术方案逃避保密审查义务在国外申请专利后又在中国申请专利的行为虽然技术方案本身可能满足“三性”要求对其授予专利权能够使社会公众及时接触到最新的科技成果但是申请人逃避保密审查义务的行为系专利法下的重大违法行为亦是对与社会公众之间契约的重大违反。为维护本土创新资源确保国家利益与重大公共利益不受侵犯应当将此类专利权恶意取得行为纳入无效行为的范畴一方面对这种“转口国内”的专利申请不予授权与无效程序中对已获权的相应技术方案宣告无效从法律逻辑上讲具有对称性——如果申请时不予授权侥幸获权后又能够维持其权利的有效性那么制度设计就缺乏对称性法律逻辑就失去了一致性另一方面与技术方案自身的创新价值相比此时国家安全所代表的秩序价值显然应当居于更为优先的制度顺位。未履行保密审查义务的特定专利权一旦被宣告无效某种程度上能够便利公众充分利用相关技术方案进而更好地促进国家利益和重大公共利益的实现。

  实践中专利申请人恶意取得专利权之后既有可能通过转让专利权、许可其他市场主体实施技术方案等方式获取本不应归其所有的经济利益也有可能通过向所谓的“侵权主体”提起诉讼或以诉讼相要挟强迫他人接受其不合理的专利许可条件或价款还有可能借此强化自身的不正当竞争优势妨碍创新和公平竞争的市场秩序。本文主要从司法诉讼与行政授权确权两类程序入手探讨如何有效规制专利权恶意取得行为。

  首先在起诉阶段根据《民事诉讼法》的规定起诉状上必须写明诉讼请求和具体的事实及理由。鉴于专利侵权案件的审理专业性与技术复杂性较强为有效削减专利权恶意取得者的寻租空间法院在对具体的事实及理由进行审查时可以要求作为原告的专利权人在起诉状中明确涉案专利权利要求之技术特征与被控侵权产品的技术特征之间的对应关系。如未说明或说明不清晰则不予立案。该举证责任并未超出专利权人的能力范围同时有助于司法机关初步判断依据涉案专利所提出的侵权主张是否线c;进而在案件受理的前置阶段阻遏恶意取得的专利权之不正当行使。

  其次在正式受理专利侵权案件之后根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》的有关规定法院在询问原告案件有关事实之前可以要求其签署载明“据实陈述”“如有虚假陈述愿意接受处罚”等内容的保证书。如果该恶意取得专利权的原告拒绝签署保证书待证事实又欠缺其他证据证明的则由原告承担举证不能的不利后果。如果原告签署保证书后法院在案件审理过程中发现原告的专利权系恶意取得此时可以认定原告的行为构成滥诉将其录入知识产权滥诉案件“黑名单”并择期向社会公布从社会道德层面加强对专利权恶意取得行为的惩戒与制约。

  再次在诉讼过程中面对原告取得专利权时所采用的不同类型的“恶意”手段被控侵权人可以采取不同的诉讼策略。

  对于以某一地区广为制造或使用的产品申请专利、以技术标准中的技术方案申请专利、照搬外国在先公开的专利申请文件在国内申请专利并以通过上述三种手段获得的专利权提起诉讼的被控侵权人既可以以其技术方案不具备新颖性为由提起现有技术抗辩也可以径直以专利权恶意取得为由提起抗辩甚至反诉专利权人恶意诉讼侵权还可在诉讼过程中单独向国家知识产权局请求宣告涉案专利权无效从根本上否定专利权的有效性。

  回到第一部分提到的“2008年《专利法》修改之前将域外某地区广为制造或使用的产品在我国申请专利而取得的专利权现在应如何处置”的问题本文认为此种取得专利权的行为本身不具备违法性。此举乃当时国情所致即我国采用“相对新颖性”的审查标准。此时不能认定专利权的取得行为存在恶意被控侵权人亦无法以此为由提起专利权恶意取得抗辩。然而专利权取得行为是否合法与持续存在的专利权本身是否应当被宣告无效之间并非必然对应而一成不变。为了提升全社会的整体创新水平增强社会公众利用公有技术的信心即使专利权在取得之时合法如今也应允许社会公众请求宣告该专利权无效。这样处理一方面可避免“劣币驱逐良币”引起不公平竞争的乱局另一方面也为后续研发者自由利用现有技术清除不必要的法律障碍。

  对于以编造实验数据、虚构技术效果等手段使技术方案表面上满足专利法的授权条件以及违反保密审查义务在外国申请专利后又在国内申请专利并以通过上述两种手段获得的专利权提起诉讼的除可以提起现有技术抗辩外被控侵权人同样还可以提出专利权恶意取得抗辩以及通过行政途径请求宣告专利权无效。此外在专利授权确权行政案件中针对伪造并不真实存在的技术方案并取得专利权的行为最高人民法院出台的有关司法解释也作出了相应规定支持无效宣告请求人提出证据证明上述恶意行为的存在。此种做法无疑能够有效净化创新环境维护创新资源的安全开发与增长。

  对于以故意侵犯他人技术秘密形成的技术方案申请专利并以通过此种手段获得的专利权提起诉讼的被控侵权人可以径直提起专利权恶意取得抗辩甚至反诉专利权人恶意诉讼侵权如果被控侵权人是该技术方案的实际发明创造者其还可以进一步提起确认专利权权属之诉。一般来说由于原告的技术方案系对他人合法劳动成果的剽窃为更好地查明案件事实、明晰成果归属可以允许涉案技术方案的真正权利人以无独立请求权第三人的身份申请加入侵权诉讼当中法院也可以依职权通知其参与诉讼。若该技术方案的真正权利人决定提起确认专利权权属之诉鉴于该诉的结果直接决定侵权之诉的原告是否享有合法的请求权基础根据《民事诉讼法》关于诉讼中止的规定此时受理侵权诉讼的法院应当中止诉讼等待权属纠纷的审理结果再对本案作出裁决。

  最后在诉讼过程中若法院发现原告的专利权存在恶意取得的可能性对原告的撤诉请求通常不予支持。事实上对于恶意取得专利权的原告在其可能已经损害公共利益与他人合法权益的情况下若准许其撤诉以逃避法律对恶意诉讼的制裁显然有放任其继续骚扰创新者和经营实体之虞。特别是那些以编造实验数据、虚构技术效果等手段获取的专利权既没有技术事实作为支撑也缺乏法律上的请求权基础。此时如果在案证据足以证明原告的专利权系恶意取得的法院应当判决驳回原告的诉讼请求以维护被告的合法权益并晓谕世人。

  基于恶意取得的专利权提起诉讼可能因滥用诉权而引发知识产权恶意诉讼侵权之诉。提起该类诉讼一般须满足以下条件1权利人具有主观恶意2权利人滥用诉权提起知识产权诉讼3在知识产权诉讼中造成对方当事人的损失4权利人滥用诉权的行为与对方当事人的损失之间存在因果关系。这四个构成要件符合我国司法实践对知识产权恶意诉讼的普遍认定标准。此时被控侵权人既可以在本诉中依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支也可以另行提起知识产权恶意诉讼侵权之诉并要求原告赔偿上述合理开支。并且如果另有证据证明被控侵权人精神上的损害或商誉损失与专利权人提起的恶意侵权诉讼之间具备因果关系的法院应当一并支持被控侵权人提出的赔礼道歉、消除影响、损害赔偿等精神或商誉层面的救济诉求。这一做法既是对被控侵权人不幸卷入诉讼纠纷无端耗费时间与经济成本以摆脱法律责任困扰的合理补偿亦是对恶意取得专利权的本诉原告的惩戒与处罚同时还对社会上恶意取得专利权并欲图通过诉讼方式谋取不正当利益的潜在人群形成某种警示和威慑。

  此外对于非法获取技术秘密后将其申请为专利并获得授权的行为依据《反不正当竞争法》关于商业机密保护的规定在名义上的专利权人并未向技术秘密的真正权利人提起诉讼之前后者完全可以以其商业机密受到侵害为由同时提起侵权之诉与确认专利权权属之诉。不同诉由的交叉运用能够充分保障技术秘密真正权利人的合法权益。

  首先在受理并审查专利申请文件时若国务院专利行政部门发现专利申请存在本文第一部分列举的情形之一的应当直接驳回专利申请。此时驳回申请的法律依据包括《专利法》第19条第1款“保密审查”条款、第22条发明专利与实用新型专利的“三性”要求、第23条外观设计专利的“三性”要求、第26条第3款至第4款说明书与权利要求书的准确、充分公开以及《实施细则》新增的第11条“诚实信用”条款等。

  其次在正式授予专利权后至该专利权消灭前的任意时间任何单位或者个人发现专利权系申请人恶意取得时均可向国务院专利行政部门请求宣告该专利权无效。在这一通行处置方式的基础上专利行政部门应对以下两类情形予以单独处理。

  第一如前所述鉴于专利申请人盗用他人技术成果提交专利申请并取得授权的行为并不直接损害国家利益与社会公共利益为有效平衡对真正权利人合法权益的维护与专利权的稳定性在仅允许真实的权利主体提起确认专利权权属之诉的同时应遵照《民法典》关于撤销权除斥期间规定的立法意旨限定请求变更权利归属相当于撤销专利权原授权决定的主张时限。在《专利法》及有关规定并未明确该时间期限的情况下建议由法院或国务院专利行政部门结合个案情况判断真实权利主体请求变更权利归属的时间期限是否超出合理限度。

  第二照搬外国在先公开的专利申请文件在国内申请专利而获得的专利权因不符合新颖性要求而应被宣告无效。但若径行宣告无效亦有可能阻碍域外主体行使外国优先权这一合法权利。以实用新型专利为例当前我国实用新型专利的平均审查周期仅为数月而域外主体就实用新型专利申请在我国享有的优先权期限为一年。若专利行政部门以已授权专利系照搬外国在先公开的专利申请文件中的技术方案为由宣告该专利权无效则该技术方案因原有专利权消灭而在我国进入公有领域。此时对于原本享有优先权但因正当情由如准备中文申请材料、翻译权利要求耗时较长等尚未在我国提出专利申请的域外主体而言其在中国显然已无法获得相关的专利权。为有效化解这一潜在矛盾本文建议若社会公众以相应技术方案为外国专利申请文件先公开为由请求宣告专利权无效且该外国专利申请在我国的优先权期间尚未届满专利行政部门应当及时向该域外主体发出通知保障其知情权使其有通过在中国提起确认专利权权属之诉恢复应有权益的可能。同理专利行政部门发出通知之后域外主体在我国维权的期限亦应受到限制从而敦促涉案专利状态尽快趋于稳定。

  最后为有效加强对专利权恶意取得行为的惩戒力度震慑潜在的欲图以不正当手段骗取专利授权的行为对于在审查阶段或无效宣告阶段被认定为存在专利权恶意取得行为的个人或企业除国家知识产权局可以对其采取不予减缴专利费用、取消财政资助与各类企业优惠申报资格、官方媒体通报批评等惩戒措施之外市场监督管理部门可以将其纳入严重违法失信名单国家相关部门、各级机关对纳入该名单的个人或企业予以联合惩戒形成有效遏制专利权恶意取得行为的合力。同时专利行政部门应与司法机关展开协作及时共享专利权恶意取得行为的相关信息共同加大围剿力度迫使该类违法行为无处遁形。《细则》此次扩张了县级以上专利执法部门的行政处罚权赋予其以警告、罚款10万元以下等措施惩戒专利恶意申请者的权力。此举再度申明了对专利权恶意取得行为的“零容忍”态度。

  在知识产权强国建设的新征程中“知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变”。伴随着科技实力在大国竞争中地位的日益强化我国既要加强对专利技术的保护以激发全社会的创新活力也要强化对专利权恶意取得行为的打击力度剔除现存有效专利中的杂质提升中国专利技术的整体质量和水平。

  伪造并不真实存在的技术方案并申请专利、明知为现有技术或现有设计并申请专利、以故意侵犯他人技术秘密形成的技术方案申请专利以及违反保密审查义务在外国申请专利后又在国内申请专利等四类行为是具有一定代表性的专利权恶意取得行为。上述行为均可以归类于不诚信的专利申请行为对其理应依据《专利法》和《细则》“诚实信用”条款予以禁止。根据直接侵害的法益为国家利益社会公共利益还是特定第三人利益可以将上述行为分为无效的专利权恶意取得行为与可撤销的专利权恶意取得行为对于前者任何单位或个人都可以向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效对于后者只能由利益受到影响的特定第三人主张撤销原授权决定并请求变更权利归属。事实上断然宣告后者产生的专利权无效对于维护真正权利人的利益来说并非最佳的方案因为此时特定第三人即真正的发明创造者尚可通过确权之诉、权利转让等方式获得相应的权利。因此对专利权恶意取得行为的法律性质进行分析可以让我们重新检视是否需要在专利制度中建立撤销请求程序与无效宣告程序并列的规则体系。

  总之对专利权恶意取得行为的规制不但需要司法机关在个案中层层把关、细致甄别更需要行政审查机关注重源头治理、加强事后惩戒。同时一定要通过民事法律行为理论厘清相关法理并以系统性思维审视专利权恶意取得行为的治理体系。唯有如此方能以有力之势阻遏恶意申请专利的不良潮头使专利制度更符合法律的底层逻辑并回归理性发挥其应有的制度功能。

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